Apuntes Ley de Marcas - Apuntes Regimen
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Ley de marcas.
Podemos
analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto de vista
del consumidor y desde el del empresario. En el caso del consumidor, la marca
es un "objeto", es «aquella cosa que distingue a un producto frente al
público» (marca en sentido objetivo); en el caso del empresario,
la marca es un "derecho" sobre el "objeto", «un derecho del
empresario a distinguir su producto frente al público, con aquella cosa»
(marca en sentido subjetivo). Analizando la definición objetiva de marca
encontramos cuatro elementos esenciales:
-
«Es una cosa»
(generalmente conocida como «signo»)
-
«Que distingue»
(fuerza distintiva)
-
«Un producto»
(que puede ser un producto material o un servicio)
-
«Frente al público»
(el público es el sujeto pasivo de la información)
Si
falta un solo elemento, la cosa no es marca, y, si algún día lo fue, deja de
serlo. Así, por ejemplo, la vulgarización de una marca termina por
desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, si no hay
producto, porque nunca se elaboró, la marca se desvirtúa. Lo mismo puede
decirse si no existiese público que conozca del producto y de la marca,
entonces ella no tendría razón de ser. En nuestro ordenamiento existen dos
signos distintivos:
-
Nombre comercial:
Para identificar al empresario (Citroën).
-
Marcas: Para
identificar el producto (Xantia).
Principio de especialidad (o especificidad).
Existe
también una limitante de orden intelectual: las marcas se registran en una
clase específica. El principio de especificidad es inherente a la marca. Como
dice Fernandez-Novoa, «la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es
un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.
Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo por si, sino sobre un signo puesto en relación con
una o varias clases de productos o servicios.». Cada marca
naturalmente hace relación a un producto. En otras palabras, es de la
naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado. La
consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden
registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una
marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja
herramientas electromecánicas. Si los productos son diferentes, naturalmente
las marcas también lo serán. Sin embargo, este principio de ninguna manera
puede desentenderse del principio de la no confusión ya que, el principio de la
especialidad carecería de su mismo fundamento. Consideramos que un adecuado
balance entre ambos principios pacificará algunos desatinos que se dan en la
jurisprudencia y en ciertas legislaciones.
Artículo 4. Concepto de marca.
1.
Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de
los de otras.
2.
Tales signos podrán, en particular, ser (determina
lo que es susceptible de registrar como marca):
a)
Las palabras o
combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las
personas.
b)
Las imágenes,
figuras, símbolos y dibujos.
c)
Las letras, las
cifras y sus combinaciones.
d)
Las formas
tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la
forma del producto o de su presentación.
e)
Los sonoros.
f)
Cualquier
combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los
apanados anteriores.
Artículo 5.
Prohibiciones absolutas.
1.
No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
a)
Los que no puedan
constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1
de la presente Ley.
b)
Los que carezcan
de carácter distintivo.
c)
Los que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la
prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
d)
Los que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o
en las costumbres leales y constantes del comercio.
e)
Los constituidos
exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o
por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la
forma que da un valor sustancial al producto.
f)
Los que sean
contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
g)
Los que puedan
inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica del producto o servicio.
h)
Los que aplicados
a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en
indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas
espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o
acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación
u otras análogas.
i)
Los que
reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros
emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u
otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
j)
Los que no hayan
sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en
virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
k)
Los que incluyan
insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6
ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro
sea autorizado por la autoridad competente.
2.
Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la
marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se
hubiera hecho de la misma.
3.
Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los
mencionados en las letras b, c y d del apartado 1, siempre que dicha conjunción
tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de
la presente Ley.
Prohibiciones
relativas.
Artículo
6. Marcas anteriores.
1.
No podrán registrarse como marcas los signos:
a)
Que sean
idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b)
Que, por ser
idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los
productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el
público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca
anterior.
2.
Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:
a)
Las marcas
registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad
anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las
siguientes categorías:
a.
Marcas españolas.
b.
Marcas que hayan
sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España.
c.
Marcas
comunitarias.
b)
Las marcas
comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen
válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i y ii
de la letra a, aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se
haya extinguido.
c)
Las solicitudes
de marca a las que hacen referencia las letras a y b, a condición de que sean
finalmente registradas.
d)
Las marcas no
registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la
marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del
artículo 6 bis del Convenio de París.
Artículo
7. Nombres comerciales anteriores.
1.
No podrán registrarse como marcas los signos:
a)
Que sean
idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a
los productos o servicios para los que se solicita la marca.
b)
Que por ser
idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o
similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que
se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de
confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.
2.
A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
a)
Los nombres
comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de
presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
b)
Las solicitudes
de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a
condición de que sean finalmente registradas.
Artículo
8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados
registrados.
(Se debe entender por marca o nombre
comercial notorio aquellos nombres en los que por su volumen de ventas,
duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio
sean por ello generalmente conocidos. La protección que otorga se extenderá a
otro tipo de productos, servicios o actividades diferentes, en tanto en cuanto
sea más conocida la marca o nombre comercial. Cuando dicha marca o nombre
comercial sea de un grado de conocimiento tal que sea el público en general los
que lo conozcan, se considerarán marcas o nombres comerciales renombrados y el
alcance de protección se extenderá a todos los géneros de productos servicios y
actividades.)
1.
No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una
marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para
productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos
anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de
esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados
por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso,
realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un
menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos
signos anteriores.
2.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios
los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de
su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra
causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que
se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los
requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o
actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de
conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del
público o en otros sectores relacionados.
3.
Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se
considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se
extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
4.
A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se
entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2,
letras a, b y c, y en el artículo 7.2.
Artículo
9. Otros derechos anteriores.
1.
Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
a)
El nombre civil o
la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
b)
El nombre,
apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público
identifique a una persona distinta del solicitante.
c)
Los signos que
reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor
o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6
y 7.
d)
El nombre
comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la
fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el
tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica
o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de
aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el
titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos
signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones,
de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de
esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el
principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio
en España de su nombre comercial no registrado.
2.
No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier
otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren
en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.
Artículo 10. Marcas de
agentes o representantes.
1.
A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero
que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la
Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin
el consentimiento de dicho titular.
2.
El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a
formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad,
reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el
artículo 6 del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la
acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.
Artículo 36.
Agotamiento del derecho de marca.
1.
El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular
prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el
Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su
consentimiento.
2.
El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen
que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en
especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su
comercialización.
Artículo 37.
Limitaciones del derecho de marca.
El
derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el
uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las
prácticas leales en materia industrial o comercial:
a)
De su nombre y de
su dirección.
b)
De indicaciones
relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia
geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u
otras características de éstos.
c)
De la marca,
cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio,
en particular como accesorios o recambios.
Artículo 48. Licencia.
1. Tanto la solicitud como la marca podrán
ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y
servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio
español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
2. Los derechos conferidos por el registro
de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier
licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia
relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza
de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o
a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el
licenciatario.
3. El titular de una licencia no podrá
cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido
lo contrario.
4. Salvo pacto en contrario, el titular de
una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del
registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en
relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté
registrada.
5. Se entenderá, salvo pacto en contrario,
que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras
licencias y utilizar por sí mismo la marca.
6. Cuando la licencia sea exclusiva el
licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado
expresamente ese derecho.
Artículo 62. Concepto y titularidad. Marca colectiva.
1.
Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación
gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4,
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los
miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de
otras empresas.
2.
Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad
jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público.
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo
5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la
marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el
comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con
arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular
dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una
denominación geográfica.
4.
La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su
uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.
Artículo 68. Concepto.
Marca de garantía.
1.
Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación
gráfica, de los expresados en el artículo 4.2,
utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su
titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica
cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad,
componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del
producto o de prestación del servicio.
2.
No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen
productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a
registrarse la citada marca.
3.
Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.
Artículo 87.
Concepto y normas aplicables. Nombre comercial.
1.
Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación
gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para
distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares.
2.
En particular, podrán constituir nombres comerciales:
a)
Los nombres
patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas
jurídicas.
b)
Las
denominaciones de fantasía.
c)
Las
denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d)
Los anagramas y
logotipos.
e)
Las imágenes,
figuras y dibujos.
f)
Cualquier
combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los
apartados anteriores.
3.
Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al
nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia
naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.
Artículo 88. Prohibiciones de registro.
No
podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:
a)
Los que no puedan
constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87.
b)
Los que incurran
en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de
la presente Ley.
c)
Los que puedan
afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a
10 de esta Ley.
